PCT 101: De grondbeginselen van het indienen van internationale octrooiaanvragen

Het Patent Cooperation Treaty, of het PCT zoals het gewoonlijk wordt genoemd, is in 1970 in werking getreden. Het staat open voor staten die partij zijn bij het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (1883). Het verdrag is, net als elk ander verdrag, een juridische overeenkomst die tussen verschillende landen wordt gesloten. Het doel van de PCT is de oorspronkelijke indieningsprocedure te stroomlijnen, waardoor het gemakkelijker en aanvankelijk goedkoper wordt om een octrooiaanvraag in een groot aantal landen in te dienen. Door indiening via de PCT-procedure kunt u de weg inslaan om gelijktijdig octrooibescherming voor een uitvinding aan te vragen in elk land dat lid is van het verdrag. U doet dit door een “internationale octrooiaanvraag” in te dienen. Sterker nog, de term PCT is grotendeels synoniem met “internationale octrooiaanvraag”. U zult mensen dus soms horen spreken over het indienen van een internationale octrooiaanvraag of een PCT-aanvraag.

Een internationale octrooiaanvraag kan worden ingediend door iedereen die onderdaan of ingezetene is van een Lidstaat. Een Lidstaat, soms ook Verdragsluitende Staten genoemd, zijn eenvoudigweg de landen die zijn aangesloten bij het internationale verdrag. In PCT-taal, die soms een geheel eigen taal lijkt te zijn, worden de landen die het Patent Cooperation Treaty hebben geratificeerd Lidstaten of Verdragsluitende Staten genoemd.

Het proces van internationale octrooiaanvragen

De aantrekkingskracht van het PCT-proces is dat het octrooiaanvragers in staat stelt één enkele octrooiaanvraag in te dienen en dat die ene, uniforme octrooiaanvraag in elk Lidland als een eerste octrooiaanvraag wordt behandeld. Deze enkele, uniforme octrooiaanvraag is wat de internationale aanvraag wordt genoemd. Het indienen van een internationale octrooiaanvrage om de octrooiprocedure te starten kan vaak een verstandige zet zijn indien u overweegt octrooirechten in meerdere landen te verkrijgen. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat het verkrijgen van internationale octrooibescherming niet goedkoop is. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat de internationale octrooiaanvraag die u indient niet zal uitmonden in een internationaal octrooi.

In de eerste plaats is het waarschijnlijk de moeite waard om uit te leggen dat er niet zoiets bestaat als een internationaal octrooi, hetgeen een van de dingen is die ervoor zorgen dat internationale bescherming behoorlijk kostbaar is. Uiteindelijk zal uw internationale octrooiaanvraag, indien u een octrooi in een bepaald land wenst te verkrijgen, op de een of andere manier moeten uitmonden in een octrooiaanvraag in elk land waar u een octrooi wenst te verkrijgen. Dat kan in de komende maanden enigszins veranderen met het langverwachte eenheidsoctrooi in Europa, maar vooralsnog worden octrooien nog steeds in elk land afzonderlijk verleend.

Het verkrijgen van een octrooi via het PCT-proces kan worden bereikt door het zogenaamde nationale stadium in te gaan in de landen waar u een octrooi wilt verkrijgen, of u kunt binnen 12 maanden na indiening van uw internationale octrooiaanvraag rechtstreeks in een bepaald land een octrooiaanvraag indienen om het voordeel van uw internationale octrooiaanvraag op te eisen.

Het is noodzakelijk om in elk land octrooibescherming aan te vragen omdat afzonderlijke landen octrooien verlenen. De internationale procedure is slechts een handig, uniform proces dat aanvragers in staat stelt de weg naar octrooibescherming in een willekeurig aantal rechtsgebieden in te slaan zonder de noodzaak om in meerdere landen een unieke aanvraag in te dienen.

De PCT-procedure bestaat uit twee hoofdfasen. Zoals reeds vermeld, begint de eerste fase met de indiening van een internationale aanvraag. In de tweede fase wordt de internationale aanvrage in een willekeurig aantal landen ingediend om te worden beoordeeld aan de hand van de octrooiwetgeving die geldt in elk land waar u een octrooi wenst. Er is dus sprake van een internationale fase en een nationale fase in de PCT-procedure.

Wat is een “Receiving Office”?

De internationale aanvrage moet worden ingediend bij een erkend “Receiving Office”. Het Receiving Office fungeert als de indienings- en formaliteitenbeoordelingsorganisatie voor internationale aanvragen. Maar dat roept nog steeds de vraag op: Wat is een Receiving Office?

De Octrooibureaus van de landen die zijn aangesloten bij het PCT worden Receiving Offices genoemd. U kunt een internationale octrooiaanvrage niet gewoon bij elk Octrooibureau indienen, maar u moet dat doen bij het juiste Ontvangende Bureau. Wanneer er verschillende aanvragers zijn die niet allemaal onderdaan en/of ingezetene van hetzelfde land zijn, is elk bureau waarvan ten minste één van de aanvragers ingezetene of onderdaan is, bevoegd om een door die aanvragers ingediende internationale aanvraag in ontvangst te nemen. Een andere mogelijkheid is dat de internationale aanvrage wordt ingediend bij het Internationaal Bureau als het bureau van ontvangst. In de Verenigde Staten fungeert het U.S. Patent and Trademark Office als een “Receiving Office” voor ingezetenen en onderdanen van de Verenigde Staten, maar het Internationaal Bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom kan ook optreden als een “Receiving Office” voor ingezetenen en onderdanen van de Verenigde Staten.

In de U.S. Als u een octrooiaanvraag indient bij het United States Patent and Trademark Office, hebt u impliciet een buitenlandse indieningsvergunning aangevraagd, en gewoonlijk wordt deze automatisch toegekend in het indieningsbewijs dat u van het USPTO ontvangt. Indien u op dat ogenblik geen buitenlandse depotvergunning ontvangt, is het waarschijnlijk dat personen in het Pentagon uw aanvraag aan het onderzoeken zijn om na te gaan of er sprake is van een zaak van nationale veiligheid die het opleggen van een geheimhoudingsbevel rechtvaardigt. Geheimhoudingsbevelen zijn vrij zeldzaam, maar u kunt geen aanvraag in het buitenland indienen zonder een buitenlandse aanvraagvergunning. Indien er niet uitdrukkelijk een wordt verleend, verkrijgt u er een na verloop van 6 maanden van rechtswege. Als er dus een geheimhoudingsbevel wordt opgelegd, gebeurt dat binnen 6 maanden nadat uw aanvraag is ingediend.

De regel is dat een vergunning voor buitenlandse indiening niet vereist is om een internationale aanvraag in te dienen bij het U.S. Receiving Office, maar deze kan wel vereist zijn voordat de aanvrager of het U.S. Receiving Office een kopie van de internationale aanvraag kan doorsturen naar een buitenlands octrooibureau, het Internationaal Bureau of een andere buitenlandse instantie. Hoe kan men dan rechtstreeks bij het Internationaal Bureau als het “Receiving Office” een aanvraag indienen? Wanneer geen overeenkomstige nationale of internationale aanvrage in de Verenigde Staten is ingediend en u het Internationaal Bureau als het Ontvangstbureau wilt gebruiken en de uitvinding in de Verenigde Staten is bedacht, moet u een verzoek indienen voor een buitenlandse indieningsvergunning overeenkomstig 37 C.F.R. 5.13. Een verzoekschrift voor een licentie moet in briefvorm worden ingediend en moet het honorarium, het adres van de indiener en volledige instructies voor de levering van de gevraagde licentie bevatten wanneer deze aan een ander dan de indiener moet worden geleverd, en moet tevens vergezeld gaan van een leesbare kopie van het materiaal waarvoor een licentie wordt gevraagd.

Waarom is de PCT-procedure dan zo populair?

fgezien van het feit dat het goedkoper is om een aanvraag in te dienen dan in elke lidstaat, wat ondenkbaar duur zou zijn, hebt u tot 30 maanden de tijd om te beslissen in welke landen u een octrooi wilt verkrijgen. PCT-tijdlijnen zijn gebonden aan de initiële prioriteitsdatum van de aanvrage, niet noodzakelijk aan de indieningsdatum van de internationale octrooiaanvraag. Maar laten we zeggen dat uw internationale octrooiaanvrage de eerste is die u indient en dat deze het voordeel claimt van geen prioriteit van een eerder ingediende octrooiaanvrage. In dit scenario heeft u 30 maanden vanaf de indieningsdatum van de internationale octrooiaanvraag om te beslissen in welke landen u een octrooi wilt. Anders gezegd, u hebt 30 maanden om het nationale toneel te betreden in landen waar u een octrooi wilt. Indien u bijvoorbeeld eerst in de Verenigde Staten een octrooi had aangevraagd, had u gedurende maximaal 12 maanden een internationale aanvraag kunnen indienen met aanspraak op het voordeel van die eerder ingediende Amerikaanse aanvraag. Dus als u op 3 november 2011 in de VS een aanvrage hebt ingediend en op of voor 3 november 2012 een PCT-aanvrage hebt ingediend, moet u uw beslissingen over de nationale fase nemen binnen 30 maanden na de oorspronkelijke indiening in de VS, of op of voor 3 mei 2014. In dit opzicht is de PCT gunstig, vooral wanneer u niet weet of u uiteindelijk internationale bescherming op brede basis wilt of nodig hebt. U kunt later beslissen nadat de uitvinding en de markt zich hebben ontwikkeld en zijn gerijpt.

In het algemeen wordt gezegd dat als u weet waar u een octrooi wilt, het goedkoper en sneller is om direct in die landen octrooi aan te vragen. Het is zeker sneller omdat u geen tijd in een internationale fase hoeft door te brengen en direct in de onderzoeksprocedure terechtkomt. Het is ook goedkoper omdat u geen geld hoeft uit te geven aan de internationale fase. Bovendien zijn de initiële aanvraagkosten voor een internationale aanvraag weliswaar hoger dan die voor een aanvraag in elk land, maar ze zijn ook niet bepaald laag geprijsd. Dus als u weet waar u een octrooi wilt, kunt u de internationale indieningstaks en de internationale fase-taksen weglaten. Natuurlijk heeft u ook niet het voordeel dat u de weg naar wereldwijde rechten bent ingeslagen.

Het is moeilijk om veel algemeen advies te geven over wanneer de PCT-procedure het beste is. Waarschijnlijk is de PCT-procedure het populairst bij en het meest geschikt voor grote multinationale ondernemingen die routinematig octrooien aanvragen in vele rechtsgebieden, zoals bijvoorbeeld farmaceutische bedrijven. De PCT-procedure is waarschijnlijk ook voordelig wanneer er een duidelijke wereldwijde behoefte is en er waarschijnlijk markten over de hele wereld bestaan. De PCT-procedure ligt waarschijnlijk buiten het bereik van en is onnodig voor onafhankelijke uitvinders, behalve in de meest zeldzame gevallen. Aangezien een Amerikaans octrooi u de mogelijkheid biedt invoer in de Verenigde Staten te verhinderen, heeft u, indien de Verenigde Staten de primaire markt is, echt geen octrooi nodig in het buitenland waar het product zal worden vervaardigd. Indien u overweegt een octrooiaanvraag in te dienen is het natuurlijk altijd raadzaam om met een octrooigemachtigde te spreken om advies op maat te krijgen over indieningsstrategieën.

Conclusie

Er valt veel te schrijven en uit te leggen over het PCT proces. Dit is slechts het topje van een enorme ijsberg. Voor meer informatie over de PCT zie:

Voor meer informatie over het internationale octrooiproces zie:

• Verwerven van octrooirechten over de hele wereld (IPWatchdog.com)
• Voordeel over octrooien: De basis leggen voor internationale rechten (IPWatchdog.com)
• PCT Resources from the World Intellectual Property Organization
• PCT Legal Administration from the USPTO
• Hoofdstuk 1800 van de MPEP, getiteld Patent Cooperation Treaty
• Patent Cooperation Treaty Article Archive on IPWatchdog.com

Als u geïnteresseerd bent in het indienen van een internationale octrooiaanvraag in de Verenigde Staten, of in het betreden van het nationale toneel in de Verenigde Staten op basis van een eerder ingediende internationale octrooiaanvraag,